La protección de la propiedad intelectual en los contratos con contratistas extranjeros del sector de defensa

Como es generalmente conocido, la propiedad intelectual (en adelante, IP-Intellectual Property) se refiere al conjunto de derechos que posee una persona física o jurídica sobre creaciones originales literarias, artísticas o científicas. Estos derechos permiten a los autores o titulares de una obra controlar y beneficiarse de su uso.

En la era digital, la innovación y la propiedad intelectual son activos cruciales para el éxito empresarial.  Estos activos constituyen el resultado de la creatividad y la innovación de la empresa y a menudo representan un valor significativo.

En términos generales, la IP se divide en dos categorías: industrial y derecho de autor. La IP industrial incluye patentes, marcas, diseños industriales y secretos comerciales. El derecho de autor cubre las obras literarias y artísticas.

La protección de la IP es fundamental para fomentar la innovación. Una empresa que posea derechos de IP tendrá una mayor ventaja competitiva y protección jurídica contra las falsificaciones. Esa protección jurídica es fundamental, sobre todo, para las empresas que desean comenzar a exportar a nuevos mercados. Además, las empresas con derechos de IP pueden conceder licencias o vender sus derechos de IP, lo que reduce los riesgos operativos y facilita el intercambio de conocimientos en un entorno de innovación abierta.

Al plantearse acceder a mercados internacionales como parte de la cadena de suministro de empresas extranjeras del sector de defensa, especialmente en el caso de las PYME, es preciso que éstas examinen su modelo de negocio, sus productos y servicios para formular un plan, prever el crecimiento futuro y elaborar una estrategia de IP, que contemple las siguientes decisiones:

• qué activos intangibles pueden ser protegidos por derechos de IP;
• crear una cartera de IP si ya tienen derechos registrados;
• cómo planificar su estrategia de futuro.

Aunque en todos los contratos internacionales la protección de la IP es un elemento esencial, en los contratos con empresas extranjeras de defensa, es especialmente crítica debido a la naturaleza innovadora y tecnológica de muchos proyectos en este ámbito. En estos contratos existe una dificultad añadida, además del sometimiento a la jurisdicción extranjera, que consiste en las restricciones que pudiera imponer el gobierno extranjero en relación con el material de defensa.

Algunas definiciones relevantes

Las definiciones son esenciales en el análisis de los derechos de IP para entender claramente los términos y conceptos utilizados, lo que es crucial para interpretar correctamente las leyes y regulaciones. Además, las definiciones proporcionan un lenguaje común que permite a las personas de diferentes disciplinas, industrias o países comunicarse de manera efectiva sobre estos temas.

Por otra parte, ayudan a determinar quién tiene qué derechos y obligaciones en relación con una obra o invención, así como a la evaluación de si una obra o invención puede ser protegida por la IP, y qué tipo de protección es la más adecuada.  Finalmente. en caso de litigios sobre la IP, las definiciones pueden ayudar a resolver disputas al proporcionar un marco claro para la interpretación de los derechos y obligaciones de las partes. Las definiciones más relevantes son las siguientes:

• Información: La “información” puede referirse a cualquier dato o conocimiento que se haya creado o descubierto y que tenga valor. Esto puede incluir, pero no se limita a, obras literarias, composiciones musicales, invenciones, diseños, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.
• Información existente (background): Estas es la información o conocimiento preexistente que se utiliza en el desarrollo de una nueva creación, invención o diseño. Esta información puede incluir datos, investigaciones, diseños, prototipos, algoritmos, software, métodos de fabricación, y cualquier otro tipo de información que pueda ser relevante para el desarrollo de la nueva IP.

La “información existente” es importante en la IP porque puede influir en la elegibilidad de una nueva creación para la protección de la IP. Además, la “información existente” puede ser propiedad de otra persona o entidad. En este caso, el uso de dicha información puede requerir el permiso del propietario de la IP, y el pago de derechos de licencia.

• Información generada en la ejecución del contrato (foreground): Esta información se refiere a cualquier conocimiento, información, datos, resultados, invenciones, diseños, algoritmos, software, métodos de fabricación, y cualquier otro tipo de información que se haya creado, descubierto o generado como resultado directo de las actividades realizadas durante la ejecución de un contrato.

La propiedad de la información generada puede ser un tema esencial en los contratos de investigación y desarrollo, colaboración, licencia y otros tipos de contratos que implican la creación de nueva IP. Los términos del contrato suelen especificar quién posee los derechos sobre esta información y cómo se pueden utilizar y compartir estos derechos.

Unidad Mistral del Ejército de Tierra (Estado Mayor de la Defensa)

La gestión contractual de la propiedad intelectual (IP)

Dada la criticidad de este tema, presentamos a continuación algunos elementos clave que deben contener los correspondientes contratos:

• Identificación y Clasificación de Propiedad Intelectual. El contrato debe especificar claramente qué activos se considerarán IP y cómo se clasificarán (patentes, derechos de autor, secretos comerciales y otros).
• Transferencia de Derechos. El contrato debe establecer claramente si la IP desarrollada durante la ejecución del contrato se transferirá al gobierno extranjero o si el contratista retendrá ciertos derechos.
• Licencias y Uso. Si la IP se retiene, el contrato debe detallar las licencias otorgadas al gobierno extranjero para el uso, modificación, reproducción y distribución de dicha IP.
• Derechos de Acceso y Auditoría. El gobierno extranjero puede requerir derechos de acceso y auditoría para verificar el cumplimiento del contrato en relación con la IP.
• Protección de la Información Confidencial. Además de la IP, los contratos deben abordar la protección de información confidencial relacionada con la seguridad y la defensa.
• Marcas y Marcas Registradas. Si se utilizan marcas en el contexto de contratos de defensa, es fundamental definir cómo se gestionarán y protegerán esas marcas.
• Resolución de Disputas. El contrato debe establecer los mecanismos para resolver disputas relacionadas con la IP, ya sea a través de arbitraje, mediación o tribunales específicos.
• Cumplimiento de Normativas de Exportación. Dado que los contratos de defensa a menudo involucran tecnologías sensibles, es esencial cumplir con las normativas de exportación para proteger la IP y garantizar el cumplimiento legal.
• Registro y Notificación de Cambios. Las partes deben acordar procedimientos para el registro y la notificación de cambios significativos en la IP durante la ejecución del contrato.
• Duración de los Derechos. Se debe especificar la duración de los derechos de IP y cualquier disposición para la renovación o extensión.

La aplicación y protección efectiva de la IP a menudo requiere la asesoría de abogados especializados en IP.

Riesgos y desafíos en los contratos con empresas estadounidenses

La gestión de la IP implica ciertos riesgos y desafíos que deben ser considerados cuidadosamente. A continuación, se presentan los principales riesgos comunes asociados con las cláusulas de propiedad intelectual en dichos contratos con empresas de defensa extranjeras:

• Transferencia Irrestricta de Derechos: Algunos contratos pueden contener cláusulas que otorgan a la otra parte (BUYER) una transferencia irrestricta de derechos sobre la IP desarrollada durante la ejecución del contrato. Esto puede ser muy arriesgado si la empresa (SELLER) cede derechos críticos sin una compensación adecuada. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos observados:

Cláusula de Cesión Irrevocable

"El SELLER por la presente cede de forma irrevocable y perpetua todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo, pero no limitado a, derechos de autor, patentes, marcas y secretos comerciales, relacionados con la IP creada o desarrollada en el curso de la ejecución de este contrato a favor del BUYER."

Cláusula de Transferencia Total de Derechos

"El SELLER transfiere de manera total y sin restricciones todos los derechos de IP, conocimientos técnicos y cualquier otro derecho similar, derivado de los resultados y trabajos realizados bajo este contrato, al BUYER, quien tendrá la propiedad exclusiva y perpetua de dichos derechos."

Cláusula de Cesión Universal

"Con la aceptación de los entregables bajo este contrato, el SELLER concede una cesión universal e irrevocable de todos los derechos de IP asociados con dichos entregables al BUYER, sin restricciones territoriales o temporales."

Cláusula de Transferencia de Derechos para Fines Comerciales

"El SELLER transfiere de manera exclusiva y con carácter irrestricto todos los derechos de IP generados en el curso de este contrato al BUYER, quien podrá utilizar dicha IP con fines comerciales, de marketing y cualquier otro propósito que considere apropiado."

• Alcance Ambiguo de las Licencias: La falta de claridad puede dar lugar a disputas sobre la extensión de los derechos de la IP. Un ejemplo sería la siguiente cláusula: “El Licenciatario tiene derecho a utilizar la IP para el desarrollo de productos y servicios”, en la que no se especifica claramente qué tipo de “productos y servicios”.
• Conflictos con una IP Preexistente (Backgound): Si una de las partes aporta IP preexistente (background) al contrato, es fundamental abordar de manera clara cómo se gestionarán esos derechos en relación con la IP creada durante la ejecución del contrato (foreground).

Como ejemplo, pudiera pensarse en una empresa A que, para desarrollar un software para la empresa B, utiliza un algoritmo desarrollado previamente para otra empresa C. Este algoritmo es IP preexistente (background) de la empresa A.  La empresa C pudiera plantear un conflicto alegando que la Empresa A ha infringido sus derechos de IP al reutilizar el algoritmo sin su permiso.

• Protección de Información Confidencial: La IP a menudo se asocia con información confidencial. Las cláusulas de IP deben redactarse conjuntamente con las disposiciones de confidencialidad para garantizar una protección adecuada de la información sensible. Un ejemplo de esta protección lo constituyen acuerdos de confidencialidad (Non Disclosure Agreement – NDA), que estipulan qué información no se puede revelar a terceros, ni utilizar para ningún propósito fuera del alcance definido en el NDA. Además, el NDA especifica las consecuencias de la violación del acuerdo, que pueden incluir daños y perjuicios, y posiblemente acciones legales.
• Cumplimiento con Leyes de Exportación: Si la IP implica tecnologías o información sujetas a leyes de exportación, por ejemplo, material de defensa o de doble uso, es crucial asegurar el cumplimiento con estas normativas para evitar sanciones legales.
• Desarrollo Conjunto de IP: En esta situación, es esencial definir claramente los derechos de cada parte sobre la IP resultante (foreground) y cualquier obligación de compartir beneficios o derechos de licencia. 

Como ejemplo, se podría considerar que cada empresa conservará la propiedad de su IP preexistente; la propiedad de la nueva IP generada durante el proyecto se compartirá entre las dos empresas y ambas tienen derecho a usarla; cada empresa otorgará a la otra una licencia para utilizar su IP preexistente en el contexto del proyecto; ambas empresas acuerdan mantener la confidencialidad de la IP compartida durante el proyecto y no utilizarla para ningún otro propósito sin el consentimiento de la otra empresa, y; finalmente: si una empresa infringe los derechos de IP de la otra, la empresa infractora será responsable de cualquier daño resultante.

• Cambios en la Legislación: Los cambios en las leyes de IP o en la normativa comercial pueden afectar la validez y la aplicación de las cláusulas contractuales. La flexibilidad para adaptarse a cambios legales resulta en este sentido esencial.
• Resolución de Disputas Internacionales: La resolución de disputas relacionadas con IP puede ser muy compleja, por lo que determinar la jurisdicción y el método de resolución es crucial.

Desde Mariscal Abogados siempre recomendamos, para mitigar estos riesgos, contar con la asesoría de profesionales legales especializados en propiedad intelectual y contratos internacionales. Además, ambas partes deben negociar de manera transparente y equitativa para garantizar un acuerdo justo y equilibrado en términos de propiedad intelectual. (Alberto Álvarez, abogado, director del Área de Aeroespacial y Defensa de Mariscal Abogados)